出具承诺函后再次实施商标侵权，能否适用惩罚性赔偿？

导读：在商标侵权案件中，权利人通过协商、诉讼等方式制止侵权行为后，侵权人出具书面承诺函保证不再侵权，之后却又“故技重施”——生产、销售相同侵权产品。对于这种“屡教不改”的侵权行为，权利人能否主张惩罚性赔偿？人民法院在认定惩罚性赔偿时应考量哪些因素？赔偿基数如何确定？

1、基本案情

原告上海某环保设备有限公司享有“赛一”“SCIYEE”“SCIII”等多个注册商标专用权，其水处理产品在相关领域具有较高知名度。被告常州某环境工程有限公司自2012年起就与原告存在关联。2013年初，常州某环境公司曾向原告出具《承诺函》，对其商标侵权行为表示歉意，承诺不再出现此类行为。该函件内容经生效判决确认。

2018年12月，原告公证取证发现，在某重大项目基地施工现场存在大量未经许可使用与其注册商标相同或近似标识的水处理设备。经查，该项目中，被告上海某环境技术公司中标后，本应采购原告产品，却向第三方采购了常州某环境公司的产品。常州某环境公司明知项目所需产品均为原告产品，仍生产、销售载有原告注册商标标识的侵权产品，合同金额达51万余元。因原告举报，项目被要求延期整改。原告起诉至法院，请求判令两被告停止侵权、赔偿经济损失及合理费用，并对常州某环境公司主张5倍惩罚性赔偿。

2、争议焦点

本案的争议焦点在于：被告常州某环境公司是否构成商标侵权？如构成，其出具承诺函后又再次实施相同侵权行为，是否应适用惩罚性赔偿？赔偿基数如何确定？

3、法院裁判观点

关于商标侵权的认定：法院认为，被告常州某环境公司在与他人签订的购销合同中，在产品型号规格及品牌栏中注明与原告注册商标完全相同的字样，属于商标性使用。其未经许可生产、销售涉案侵权产品的行为，构成商标侵权。被告上海某环境公司作为涉案项目的供货方，将常州某环境公司提供的侵权产品销售予他人，亦构成商标侵权。

关于惩罚性赔偿的适用：根据《最高人民法院关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，适用惩罚性赔偿需满足两个条件：行为人具有“侵权故意”，且“情节严重”。

本案中，法院综合考虑以下情节，认定常州某环境公司符合上述条件：

具有侵权故意：原告成立时间早，产品知名度高，权利商标使用时间长。常州某环境公司与原告同处水处理设备生产销售领域，且双方曾有合作关系，其法定代表人及股东之间存在邮件往来，应当清楚原告商标的基本情况。其在庭审中声称对原告商标不知情，难以为信。

曾出具承诺函：2013年，常州某环境公司曾向原告出具《承诺函》，明确表示不再侵犯原告注册商标专用权。该承诺函内容经生效判决确认。其再次实施相同侵权行为，背弃承诺，主观恶意明显。

情节严重：常州某环境公司明知涉案项目所需产品均为原告产品，仍提供侵权产品，合同金额达51万余元，最终导致项目延期整改，造成多方损失。其侵权行为持续时间较长、范围较广，侵权故意程度高。

综上，法院认定对于常州某环境公司应予适用惩罚性赔偿。

关于赔偿数额的确定：赔偿数额的确定包括填平性赔偿和惩罚性赔偿两部分。法院首先确定赔偿基数，再乘以惩罚倍数。

确定侵权获利基数：根据在案证据，常州某环境公司向涉案项目的供货金额为51万余元。关于利润率，原告提供了案外同类上市公司的审计报告，显示其营业利润率为38.2%。但法院认为，该案外公司作为行业知名企业，其规模、品牌效应、经营能力明显高于市场平均水平，且营业利润率不等于销售利润率。综合考虑行业平均利润率及涉案商标知名度等因素，法院按照25%计算侵权获利，即510560元×25%＝127640元，作为惩罚性赔偿的计算基数。

确定惩罚倍数：综合考虑被告的主觀过错程度、侵权行为情节严重程度等因素，法院对原告主张的4倍惩罚性赔偿予以支持。因此，被告应承担的赔偿总额为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和，即基数的5倍（1倍基数+4倍惩罚），共63.82万元。

关于被告上海某环境公司的责任：法院认定，上海某环境公司在与第三方签订采购协议时明确指定采购原告产品，在得知常州某环境公司提供的系侵权产品后积极维权，并向原告提供所需材料、按要求整改，符合“合法来源”抗辩的构成要件，主观上不知道所售产品为侵权商品，故不承担赔偿责任。但其作为销售方，仍应对原告为制止侵权支出的合理费用承担连带责任。

4、裁判要旨归纳

本案确立了以下裁判规则：行为人因侵权行为与权利人达成和解并作出不再侵权的书面承诺函后，又再次实施相同侵权行为的，可以认定其具有主观故意且情节严重，适用惩罚性赔偿。在确定惩罚性赔偿基数的计算标准时，应综合考虑侵权人的企业规模、经营能力、侵权行为范围和持续时间、侵权产品利润率、行业平均利润率及涉案权利商标知名度等因素。

5、法律分析与实务启示

惩罚性赔偿的适用条件：《商标法》第六十三条第一款规定了惩罚性赔偿制度：“对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下给予赔偿。”本案中，法院将“出具承诺函后再次侵权”认定为“恶意”和“情节严重”的重要证据，为权利人维权提供了有力的法律武器。权利人可以通过协商方式要求侵权人出具书面承诺函，切断其在后续侵权中“无意”或“不知情”的抗辩空间。

赔偿基数的确定规则：在侵权获利难以精确计算时，法院可以综合行业平均利润率、侵权人的经营规模、侵权范围、产品价格等因素酌情确定赔偿基数。本案中，法院未直接采用原告提供的案外上市公司38.2%的利润率，而是酌情降至25%，体现了司法裁判的审慎态度。权利人在举证时，应尽可能提供侵权人的财务数据、行业平均利润率等证据，以支撑其主张的赔偿基数。

合法来源抗辩的适用：销售商如果能够证明其不知道所售产品为侵权商品，且有合法购货渠道、合理价格及明确的供货方，可以免除赔偿责任。本案中，上海某环境公司因积极维权、及时整改，被认定符合合法来源抗辩，仅对合理费用承担连带责任。这一规则鼓励销售商主动配合权利人打击侵权源头。

书面承诺函的法律效力：本案明确了书面承诺函在后续侵权认定中的证据价值。承诺函不仅可以证明侵权人曾承认侵权行为，还可以证明其“明知”权利人权利的存在。侵权人背弃承诺再次侵权，主观恶意更加明显。因此，权利人在和解或调解时，应要求侵权人出具书面承诺函，明确其不再侵权的承诺，并保留追究其后续侵权责任的权利。

结语：“屡教不改”的侵权行为，是对司法权威和权利人合法权益的严重挑战。本案的裁判规则清晰表明：出具承诺函后再次实施相同商标侵权行为的，可以适用惩罚性赔偿。这一规则既是对诚信原则的坚守，也是对恶意侵权者的有力震慑。